Seminario: avv. Marabini

FEDERICA MARABINI
L’autore dell’invenzione ed i coautori

Requisiti soggettivi
L’invenzione che presenta i requisiti di: - novità; - originalità; - industrialità; - liceità	può essere brevettata e costituire oggetto del diritto di esclusiva attribuito dal brevetto	soggetto del diritto = • Titolare del diritto al brevetto • Titolare del diritto di esclusiva (in seguito alla presentazione della domanda ed alla concessione del brevetto)

Capacità di agire = capacità di esercitare il diritto o di disporne	Capacità di agire necessaria per esercitare il diritto al brevetto: • capacità d’agire generale	Legittimazione all’esercizio del diritto al brevetto: • normativa generale legittimazione all’esercizio dei diritti.
Se mancano i requisiti soggettivi: • due ipotesi »»	1) incontro fortuito: conflitto tra più inventori indipendenti del medesimo trovato	2) brevettazione del non avente diritto

Titolo di acquisto del diritto al brevetto: acquisto originario o derivato. Per il fatto della invenzione divengono tutti titolari di un autonomo diritto al brevetto relativo al medesimo trovato Il diritto al brevetto si costituisce validamente in capo a chi per primo ha effettuato il deposito (art. 14 co 3 l.b.)
Soggetto del diritto al brevetto è l’inventore art. 18 L. i. art. 2588 c.c.	Problemi connessi alla individuazione dell’inventore	Ipotesi più problematiche: - invenzione del dipendente - coautori
Titolo di acquisto del diritto al brevetto: • acquisto originario o • acquisto derivato	Titolo di acquisto del diritto di esclusiva: • acquisto originario o • acquisto derivato

1. Titolo di acquisto del diritto al brevetto: acquisto originario o derivato
a) Contitolarità a titolo originario del brevetto	Art. 20 L. b. 1 co: “Se l’invenzione industriale è dovuta a più autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposi zioni del codice civile relative alla comunione” (artt. 1100 e ss. c.c.)	•Devono essere riconosciuti coautori quanto meno tutti i soggetti ai quali possa essere riconosciuta la paternità di una parte dell’idea che sia dotata di originalità; •Discusso se possano essere considerarti coautori quei soggetti il cui contributo alla ricerca, pur non essendosi limitato alla mera esecuzione di direttive altrui, non ha raggiunto l’originalità necessaria per la brevettabilità dell’invenzione. A tal fine occorrerà tenere conto non soltanto delle mansioni attribuite al singolo ricercatore ma delle attività da questi effettivamente svolte. •L’art. 20 l.b., è applica bile anche alla contitolarità originaria che si ha quando la privativa è richiesta o congiunta mente dai contitolari a titolo derivativo del diritto al brevetto o dall’i. congiuntamente a chi abbia acquistato una quota del diritto al brevetto.
	La contitolarità a titolo originario del diritto al brevetto, si ha quando vi è collaborazione creativa e non una semplice esecuzione di direttive altrui, mediante una attività svolta, di fatto per un accordo esplicito, d’intesa tra vari soggetti. Legittimazione a presentare al domanda di brevetto Il problema della legittimazione a presentare al domanda di brevetto per un invenzione di gruppo è assai discusso in dottrina.	a) Vi è chi ritiene che i contitolari del diritto al brevetto si presentino come creditori solidali del futuro del bene immateriale. Tali autori concordano che, in applicazione dell’art. 1319 c.c., ciascun contitolare è legittimato a presentare la domanda di brevetto, anche in caso di dissenso degli altri con l’obbligo, peraltro, di designare gli altri coinventori. b) vi è chi, considerando la presentazione della domanda come modifi cazione necessaria per il miglior godimento della cosa, ritiene che ogni titolare è legittimato ad effettuare il deposito; c) chi invece, la considera una attività di ordinaria ammini strazione che, pertanto, deve essere approvato alla maggioranza semplice di cui all’art. 1105 c.c; d)altri prospettano l’applicabilità dell’art. 1108 c.c. (che prevede la maggioranza qualifi cata per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione); e) per altri la decisione anche di un solo contitolare di procedere alla brevettazione deve sempre prevalere perché qualunque atto di sfrutta mento dell’invenzione segreta può pregiudi care la segretezza e, quindi, i diritti degli altri comunisti.
	Alla decisione della maggioranza semplice dei coautori dovrà essere affidata (anche) la scelta: sul contenuto della domanda di brevetto, del tipo di brevetto, sull’opportuni tà o meno di rivendicare il diritto di priorità del brevetto già richiesto in altri Stati.	L’esercizio del diritto al brevetto spetta a ciascun contitolare. (art. 19 l.b.): obbligo di menzionare gli altri coinventori all’atto del deposito della domanda e di richiedere che l’attestato venga rilasciato a nome di tutti
	Violazione dell’obbligo di menzione degli altri coautori • parte della dottrina, ritiene che gli altri coautori possono valersi della disciplina di cui all’art. 27 –bis l.b.. (ipotesi di brevetto del non avente diritto). L’art. 27-bis potrebbe essere applicato nei limiti delle ipotesi sub a) 1 e 2 comma. • Chi nega l’applicabilità dell’art. 27-bis, ritiene comunque che il titolare escluso può ottenere una sentenza di accertamen to dei propri diritti da presentare all’ufficio Italiano Brevetti e marchi per le relative annotazioni.	I contitolari estromessi potrebbero intervenire nel procedimento per “assumere” la domanda o per chiedere il “trasferi mento” anche a loro nome del brevetto; Non potrebbero invece né presentare una nuova domanda né chiedere il rigetto della stessa, né la nullità del brevetto che sia stato concesso.
	Mancato rispetto dell’obbligo di decisione a maggioranza	Si prospetta l’ipotesi per i coinventori di avvalersi dell’art. 27-bis l.b.. La soluzione proposta suscita meno perplessità: se è vero, che il richiedente è pur sempre un avente diritto al brevetto, è peraltro innegabile che egli non era legittimato ad esercitarlo. Il ricorso all’art. 27-bis l.b. sembra possa avere in tale ipotesi portata più ampia: Vi chi pensa che sia consentito agli altri contitolari di depositare una nuova domanda (art. 27-bis b) 1 comma); di chiedere il rigetto della domanda (art. 27-bis c) co 1) o la nullità del brevetto già concesso (art. 27-bis b) co 2)

b) Titolarità derivativa del diritto al brevetto	Dagli articoli 2588 – 2589 c.c. artt. 7, 1 comma, 18, 19 L. b. risulta che il diritto al brevetto può essere trasferito: successione mortis causa (disciplina comune) inter vivos.	• L’attribuzione del diritto ad ottenere un brevetto si concreta nella consegna della completa descrizione dell’inven zione e nell’obbligo, del cedente, di non divulgarla, di non comuni carla ad altri, di non brevettarla a proprio nome. • Terzi, giunti autonomamente all’invenzione, possono comunque depo sitare la domanda di prima del cessionario, privandolo così del dirtitto al brevetto; • Trattandosi di evento successivo alla stipula del contratto ed indipendente dalla volontà del cedente non potrà parlarsi di invalidità del contratto né di vizio del al contratto di cessione. • Nel caso invece in cui il titolare, violando il contratto, ceda l’invenzione a più persone, sorgerà il problema del conflitto tra più aventi diritto al brevetto. • La soluzione si trova nell’attribuzione del diritto a chi per primo ha depositato la domanda di brevetto, anche se il contratto di cessione con il quale ha acquisito il diritto è successivo a quello stipulato dallo stesso dante causa con altri soggetti: Priorità della presen tazione della domanda artt. 14 e 27 l.b.
	b1) Contitolarità derivativa del diritto al brevetto	Si realizza quando esso sia stato acquistato pro quota da più persone per atto tra vivi o a causa di morte, (2 comma art. 20 l.b. obbligo solidale, per gli acquirenti, di pagare le tasse. Per il resto sembra ritenibili implicitamente richiamata la disciplina della comunione.

2. Titolo di acquisto del diritto di esclusiva: acquisto originario o derivato	I diritti di esclusività consistenti nella “facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto” (art. 1 l.b.) “sono conferiti con la concessione del brevetto” (art. 4 l.b.)	Solo “chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e le condizioni stabilite dalla legge” (art. 2584 c.c.).
	La brevettazione può essere richiesta solo dal titolare del diritto al brevetto (art. 27 l.b.). Il titolo di acquisto del diritto di esclusiva non è costituito dalla mera brevettazione, ma dalla brevettazione da parte di chi (titolo originario o derivativo) ha il titolo a richiederla.	Fuori dal procedimento di brevettazione nessuna norma assicura erga omnes lo sfruttamento dell’invenzione: I terzi che sono giunti a conoscenza dell’invenzione, sia come inven tori autonomi, sia per divulgazione (volonta ria o involontaria) fatta dal primo inventore, sia per la violazione del segreto da parte di chi ne era obbligato a conservarlo, possono attuarla e trarne profitto. Solo la brevettazione assicura un diritto esclusivo allo sfrutta mento dell’invenzione. La brevettazione risolve il conflitto tra più inventori (autonomi) a favore di chi abbia per primo presentato al domanda di brevetto.
	Concorso tra più aventi diritto (cd. incontri fortuiti) Nell’ambito del medesimo ordinamento giuridico, la brevettazione risolve, a favore di chi per primo presenta la domanda, il conflitto tra più inventori autonomi. In tale ipotesi infatti entrambi i soggetti sono titolari del diritto al brevetto, ma il diritto di esclusiva spetterà soltan to a chi sarà titolare di un valido brevetto. Dato che l’art. 14, 3 co. l.b. stabilisce che la precedente domanda comporta una divulga zione potenziale del suo contenuto dalla data del deposito, il brevetto depositato successiva mente sarà nullo, anche se il richiedente era titolare del diritto al brevetto. Nella ipotesi di invenzioni indipendenti appartenenti a distinti ordinamenti può verifi carsi la coesistenza di più validi brevetti.	L’art. 60 della Convenzione di Monaco, dopo aver disposto che “se più persone hanno realizzato l’invenzione indipenden temente l’una dall’altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito è più remota” aggiunge che “ tuttavia questa disposizione è applicabile unicamente se la prima domanda è stata pubblicata a norma dell’art. 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale è stata pubblicata”.

2) Concorso tra avente diritto e c.d. usurpatore (la brevettazione del non avente diritto)

La brevettazione da parte del non avente diritto al brevetto (c.d. usurpatore) comporta non solo la nullità del brevetto eventualmente a lui concesso, ma anche la invalidità del brevetto successivamente richiesto dall’avente diritto..
L’art. 14, 3co. l.b. prevede la nullità, per difetto di novità, del brevetto derivante da una domanda depositata successivamente ad altra, indipendentemente dalla validità del brevetto anteriore.

L’art. 27 bis l.b. consente all’effettivo avente diritto di ottenere la titolarità di un valido brevetto:
-se il brevetto non è stato rilasciato, il titolare potrà far valere giudizialmente il proprio diritto al brevetto e, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti tale diritto, intervenire nel proce dimento di brevettazione e:
- “assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente”

b) “depositare una nuova domanda di brevetto, la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda, risale alla data di appello o di proprietà della domanda iniziale la quale cessa di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

- Se il brevetto è già stato concesso l’avente diritto può:
a)ottenere con sentenza avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;

b) far valere la nullità del brevetto rilasciato al non avente diritto

3) Acquisto a titolo derivativo

Anche il diritto alla esclusiva conseguente al brevettazione ovvero al brevetto, può essere trasferito ed acquistato per successione a causa di morte o per atto tra vivi;
il brevetto può formare oggetto di espropria zione per pubblica utilità o di esecuzione forzata (artt. 2588-2589; art. 7 1 co, 60 ss, 87 ss l.b).

Gli atti di trasferimento debbono essere trascritti e il conflitto tra due acquirenti si risolve a favore di chi per primo ha trascritto il proprio titolo di acquisto (art. 68 l.b.)

4) Contitolarità del brevetto

Può derivare:
• da un acquisto congiunto a titolo originario del diritto al brevetto da parte di più coautori (art. 20 l.b.);
• da un acquisto derivativo di più coeredi o di più aventi causa dell’unico inventore;
• da una successione pro quota, tra vivi o a causa di morte, del diritto al brevetto.

Le norme sulla comunione richiamate dall’art. 20 L.b., si ritengono applicabili a tutti i casi in cui il diritto “spetta in comune a più persone” indipendente mente dalle vicende che hanno portato a tale comunione.
Tale regola non è assoluta e non si applica in tutti i casi di con titolarità del brevetto: il titolo o la legge possono disporre diversamente (art. 1110 c.c.).

Uso della cosa comune
Vi è chi ritiene che il bene “invenzione”, per il suo carattere immateria le, consente ai comunisti di farne uso autonomo; l’uso di ciascuno non impedisce agli altri di farne pari uso secondo il loro diritto (art. 1102 );
Per altri, invece, detta soluzione non sarebbe convincente perché il diritto attribuito dal brevetto non consiste nella facoltà di attuare l’invenzione; il contenu to del diritto è costituito invece dalla cd. esclusi va, dalla possibilità di escludere altri dall’uso dell’invenzione.
Si tratta di un diritto che verrebbe radicalmente negato da un uso plurimo e per il quale quindi, anche secondo la disciplina della comu nione, deve escludersi la possibilità di godimento autonomo da parte di tutti i contitolari.

Il diritto di esclusività

Il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di trarne profitto attribuito dal brevetto (cd. diritto di esclusività) pur essendo un diritto asso luto non può definirsi come un vero e proprio diritto di proprietà su bene immateriale.
L’art. 2584 c.c. distingue l’attuazione dell’invenzione (facoltà di trarne profitto art. 1 l.b.) dalla disposizione della stessa, e richiama il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, del proprietario, secondo la definizione dell’art. 832 c.c.

Limite temporale: vent’anni dalla data del deposito della domanda, non può essere rinnovato, né può esserne prolungata la durata

Contenuto del diritto

Art. 2584 c.c. e art. 1 l.b. “diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne (attuare l’inven zione e trarne profitto) entro i limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Attuazione individuale dell’invenzione in comune	Per alcuni ad ogni singolo coinventore è consentito di attuare individualmente, in modo pieno ed integrale, l’invenzione brevettata, anche in mancanza di consenso. - Per altri non vi è tale possibilità. Tale forma di uso comporterebbe, per gli altri, un danno ex co. 2 art. 1102 c.c. perché il diritto di brevetto costituito dalla c.d. esclusiva verrebbe radicalmente negato da un uso plurimo.	- Secondo altro autore (Iannantuono) il “pari diritto di esclusiva” va inteso in senso relativo e non assoluto, non potendo arrivare sino al punto di paralizzare nel singolo contitolare ogni diritto di attuazione dell’invenzione. In tal caso è la stessa quota spettante al contitolare che non avrebbe né valore né senso. Una quota siffatta sarebbe cedibile solo astrattamente non rivestendo alcun valore concreto. L’Autore reputa, quindi, che sia ammesso che l’onere di attuazione dell’invenzione possa essere soddisfatto anche da un solo contitolare così come peraltro può essere fatto da uno o più licenziatari.
Attuazione in comune della invenzione	Per alcuni la decisione dovrebbe essere presa a maggioranza ex art. 1105 c.c.; per altri occorre l’unanimità.	Disposizione del diritto di esclusività Il contenuto del diritto attribuito dal brevetto, (tranne il diritto morale ad essere riconosciuto autore) comprendono la facoltà di disporne (artt. 2584 e 2589 c.c.; art. 7 e 66 l.b.). Dalle norme sulla trascrizione deriva che il diritto può essere trasferito inter vivos, a titolo onerose gratuito, in tutto o in parte, che possono costituirsi, modificarsi o trasferirsi diritti personali o reali di godimento o di garanzia; che il brevetto può essere conferito in società; che i diritti relativi possono formare oggetto di divisione, di transazione, di rinuncia; che infine il diritto si trasferisce per successione a causa di morte.

Cessione di singola quota	Il singolo comunista è libero – in virtù dell’art. 1103 c.c. – di cedere la propria quota. I contitolari hanno diritto di prelazione Cass n. 5281/00 in forza del rinvio dell’art. 20 l.b. alle norme sulla comunione , nel caso di invenzione industriale dovuta a più autori, vi è parità delle quote (art. 1101 c.c.) e si applica il criterio della libera cedibilità delle stesse ai sensi dell’art. 1103 c.c..	Il comunista non può ex art. 1102 c.c. alterare la destinazione della cosa comune o impedirne agli altri di goderne, quindi, se non è stato autoriz zato dagli altri, non può sfruttare l’invenzione e non può cedere a terzi la licenza di sfruttamento del brevetto. La licenza implica la facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l’utilizzazione della stessa idea inventiva, il che priverebbe, pertanto i contitolari del diritto di esclusiva.
Licenza di singola quota	Il principio sancito dalla cassazione esclude la possibilità che il comunista possa conce dere la licenza sul brevetto di contitolarità e, quindi, anche la licenza sulla singola quota. Il problema ha ricevuto scarsa considerazione in dottrina. Per alcuni il negozio sarebbe inefficace: il licenziatario, potrebbe pertanto sfruttare l’invenzione soltanto con il consenso degli altri contitolari.	Per altri si deve distinguere tra licenza con o senza esclusiva: al titolare della quota è vietato di costituire licenza del secondo tipo senza il consenso degli altri contitolari in quanto essa si tradurrebbe in un danno per “ampliamento della concorrenzialità” all’interno del gruppo. Per converso ogni titolare sarebbe libero di concedere una licenza esclusiva sulla sua quota, purché essa non provochi danni agli altri contitolari.
Esecuzione Forzata (art. 68 l.b.) – Espropriazione (art. 60 l.b.)	Art. 68 l.b. i diritti patrimoniali in materia di brevetti possono formare oggetto di esecuzione forzata (esecuzione dei beni mobili).
Contratto di licenza	Contratto con cui il titolare del brevetto attribuisce ad altri, verso corrispettivo, il diritto di utilizzare l’invenzione, senza trasferire la titolarità del brevetto.	- licenza esclusiva il concedente si obbliga egli stesso a non utilizzare l’invenzione ed a non concedere licenze a terzi ; - licenza non esclusiva - licenza di durata illimitata (uguali cioè alla residua durata del brevetto) - licenza limitata nel tempo - licenza il cui corrispettivo è costituito da una somma versata una tantum - licenza con un canone annuale o percentuale rispetto al fatturato del prodotto (royalties o redevances) od all’utile dell’impresa; - licenza fra il ricercatore-inventore-titolare del brevetto e l’impresa; - complessi rapporti associativi (che comportano spesso un intrecciarsi di diversi contratti di licenza: cross-licensing) - vere e proprie intese. - Offerta di licenza al pubblico per l’uso non esclusivo della invenzione (art. 50 l.b.) - Licenza obbligatoria (art. 54 l.b.)
	La concessione di licenza deve essere trascritta (art. 66 l.b.). Il contratto di licenza trascritto è opponibile ai terzi acquirenti del brevetto o di diritti su di esso. Il licenziatario ha l’onere di attuazione dell’invenzione (art. 54 l.b.)

La comunione di brevetto:	sfruttamento diretto, indiretto individuale e collettivo Sfruttamento indiretto ovvero tramite licenza a terzi
Art. 20 l.b., per la gestione del brevetto si richiama l’art. 1101 e ss c.c in materia di comunione. La dottrina non ritiene possibile lo sfruttamento del brevetto da parte del singolo tramite concessione di licenza.	Cass. n. 5281/2000 “ Il brevetto deve assicurare al suo titolare l’esclusiva di sfruttamento sull’invenzione. Esso non è più tale se non assolve a questa specifica funzione ovvero se si ammette che un contitolare possa col suo uso togliere agli altri il loro pari diritto all’esclusiva”. Licenza esclusiva - necessità dei consensi di tutti i comunisti dal momento che vengono create limitazioni al comportamento dei rimanenti contitolari: - licenza esclusiva assoluta (unico legitti mato allo sfruttamento è il licenziatario) - licenza esclusiva semplice (oltre al licenziatario è permes so lo sfruttamento al licenziante, ma non ad altri licenziatari), - in line di principio la regola vale anche per la licenza senza esclusiva.	Più in generale, l’unanimità dovrà certamente richiedersi ogni volta che la licenza importi obblighi o comunque limitazioni per tutti o anche solo per alcuni contitolari. La licenza per una invenzione comune può essere concessa dalla “comunità dei contitolari secondo le regole che disciplinano la comu nione” e non già dal singolo comunista. Il quale non potrebbe neppure “sfruttare unilateralmente, salvo che a tanto sia stato autorizzato dagli altri comunisti, l’invenzione di cui è coautore”.
	Incompatibilità tra l’esclusiva in cui si sostanzia il brevetto e l’uso plurimo da parte dei singoli comunisti.	Seguendo tale impostazione, il singolo comunista non potrebbe concedere alcuna licenza per l’invenzione. Per alcuni autori, lo stesso sfruttamento com merciale diretto, ponen do sostanzialmente in essere una trasforma zione della comunione in società commerciale, potrebbe avvenire soltan to con l’unanime consenso dei contitolari; per altri (Rotondi, Levi e Guglielmetti) sussiste per il singolo comunista la possibilità di sfruttare individualmente e in modo pieno l’inven zione, pur senza il consenso degli altri contitolari e anche concedendo licenza, purché non esclusiva. 2) Sfruttamento diretto – ovvero proprio Cass. n. 5281/00. Lo sfruttamento da parte del comunista, è impos sibile non solo tramite licenza (sfrutta mento indiretto) ma anche in proprio (sfruttamento diretto): Entrambe le modalità di godimento sono precluse ai contitolari uti singulus Sostanziale unanimità di consensi in merito alla impossibilità di sfruttamento individuale tramite licenza, diversa la posizione dottrinale in merito allo sfruttamento in proprio. Per alcuni, l’art. 1102 c.c. secondo il quale ogni partecipante può servirsi della cosa comune se non altera la destinazione e non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso, permette lo sfruttamento diretto dell’invenzione al singolo contitolare. Tale impostazione è stata criticata richiamando la disciplina sulla comunione dalla quale si evince che l’uso della cosa comune è si libero, ma deve sottostare al duplice limite: divieto di alterare la destinazione e divieto di impedire ai contitolari di farne parimenti uso . La Cassazione esclude tassativamente che il singolo comunista possa sfruttare unilateralmente l’invenzione.